Sơ lược về quyền của Nhãn hiệu đăng ký và chưa đăng ký theo luật Mỹ

Nhãn hiệu chưa đăng ký nhưng đang được sử dụng ở Mỹ được bảo vệ ở cả Common law và Statutory law (bộ luật). Một đặc điểm khác biệt giữa luật nhãn hiệu của Mỹ so với các nước khác đó là quyền ưu tiên không được xác lập từ việc đăng ký trước (first-to-file) mà qua sử dụng trong thực tế (first-to-use). Ngoài ra, nhãn hiệu cho dù đã đăng ký cũng không tự động có quyền kiện tụng (enforceable right) mà quyền này chỉ được xác lập thông qua sử dụng. Một chủ nhãn hiệu chưa đăng ký muốn sử dụng quyền này để kiện tụng thì trước tiên phải chứng minh mình đã xác lập và giữ quyền hợp pháp của nhãn hiệu qua sử dụng. Một vài yếu tố bắt buộc cần chứng minh (việc sử dụng) là: bằng chứng ngày sử dụng đầu tiên; người hoặc pháp nhân sử dụng; bằng chứng tính phân biệt của nhãn hiệu (distinctiveness)[1], v..v..

1. Common law

Theo hệ thống án tiền lệ truyền thống, người sử dụng nhãn hiệu có thể nhận được quyền bảo vệ nhãn hiệu mà không cần đăng ký. Người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu có quyền ưu tiên đối với người đăng ký sau, ít nhất trong phạm vi địa lý mà nhãn hiệu được sử dụng từ trước. Nếu người đăng ký nhãn hiệu có ngày sử dụng đầu tiên sau ngày sử dụng đầu tiên của người sử dụng nhãn hiệu tương tự nhưng chưa đăng ký, thì quyền ưu tiên thuộc về người chưa đăng ký. Tuy nhiên, người sử dụng nhãn hiệu phải chứng minh việc sử dụng nếu tranh chấp phát sinh.

Tea Rose – Rectanus doctrine:

Học thuyết Tea Rose – Rectanus, thiết lập trong common law từ hai case nổi tiếng đầu thế kỷ 20[2], quy  định rằng người sử dụng nhãn hiệu đầu tiên không hẳn có quyền ngăn người sử dụng nhãn hiệu sau, khi vùng địa lý của nhãn hiệu sau tách biệt (remote) với vùng địa lý của nhãn hiệu đầu. Điểm chính yếu của học thuyết này là ở một vùng địa lý tách biệt, nơi mà không ai biết đến nhãn hiệu đầu tiên, thì rất khó xảy ra việc người dùng nhầm lẫn khi chủ nhãn hiệu thứ hai sử dụng nhãn hiệu của mình. Để áp dụng học thuyết này, người sử dụng sau phải chứng minh họ sử dụng nhãn hiệu của mình một cách vô tư (in good faith) trong vùng địa lý tách biệt với vùng địa lý của nhãn hiệu đầu. Người sử dụng sau không thỏa mãn yếu tố “good faith” nếu họ biết về nhãn hiệu của người sử dụng đầu mà vẫn cố tình sử dụng nhãn hiệu sau của mình, cho dù là trong vùng địa lý tách biệt với nhãn hiệu đầu.   

2. Statutory law (liên bang)

Ở Mỹ, khác với hệ thống án lệ truyền thống chỉ chú trọng việc sử dụng nhãn hiệu, bộ luật liên bang gần đây chuyển dần trọng tâm sang xác lập quyền ưu tiên bằng việc đăng ký nhãn hiệu. Một trong những lý do của việc thay đổi này là những người nước ngoài đăng ký nhãn hiệu theo luật liên bang không cần chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu ở Mỹ, theo như quy  định của section 44 Lanham Act 1946. Trong khi đó, quyền sử dụng nhãn hiệu của những người trong nước Mỹ chủ yếu được xác lập dựa vào việc chứng minh nhãn hiệu được sử dụng. Điều này gây ra bất lợi lớn cho người đăng ký và sử dụng nhãn hiệu trong nước Mỹ[3].

“Constructive use” và “constructive notice” 

Section 7 (c)[4] Lanham Act nói rằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ cấu thành “constructive use”, đồng thời xác lập quyền ưu tiên của nhãn hiệu đó, trên phạm vi cả nước Mỹ, ngoại trừ trường hợp có một người khác sở hữu nhãn hiệu tương tự được sử dụng liên tục, và trước khi việc nộp đơn này xảy ra, người đó: 1) đã và đang sử dụng nhãn hiệu; 2) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, mà đơn đang đợi duyệt hoặc đã được cấp văn bằng; 3) đã nộp đơn đăng ký dưới dạng nước ngoài và nhận được quyền ưu tiên, rồi sau đó nộp đơn đăng ký đúng hạn theo section 1126 (d) 15 USC mà đơn đang xét duyệt hoặc đã được cấp[5].  

Vậy cụm “constructive use” ở đây nghĩa là gì? Theo luật liên bang nói trên, có thể hiểu rằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (theo bộ luật liên bang) được xem như việc bắt đầu sử dụng nhãn hiệu (theo common law). Nói cách khác, ngày nộp đơn (filing date) ở đây được xem như ngày bắt đầu sử dụng nhãn hiệu, tức cấu thành “constructive use”[6]. Luật liên bang dùng cụm “constructive use” như một cách ví von (artificial concept) để giúp cho việc xác đinh quyền ưu tiên dễ dàng hơn.  

Ngoài ra, section 22 Lanham Act bổ sung cho section 7(c) khi xác lập một “constructive notice” kể từ ngày nhãn hiệu được đăng ký (registration date). Ngày mà “constructive notice” được xác lập là ngày mà tất cả người sử dụng nhãn hiệu, cho dù sử dụng trước hay sau, được chính thức thông báo rằng người đăng ký đã nhận được quyền. Lợi ích của “constructive notice” là thông báo này giúp người đăng ký loại bỏ được yếu tố “good faith” của người dùng nhãn hiệu theo common law. Vì như ta biết, khi người sử dụng nhãn hiệu sau hoàn toàn không biết gì về nhãn hiệu trước và sử dụng nhãn hiệu của mình một cách “vô tư” (good faith) thì người sử dụng nhãn hiệu trước cũng không thể ngăn được việc sử dụng nhãn hiệu tương tự của người sử dụng sau. Nhưng với “constructive notice” từ việc đăng ký nhãn hiệu, người sử dụng sau sẽ không thể chứng minh được việc sử dụng (kể từ ngày đăng ký của chủ nhãn hiệu) là có “good faith”. Đây là một lợi ích rõ ràng của việc đăng ký nhãn hiệu theo bộ luật liên bang[7].

“Incontestability” của nhãn hiệu đăng ký

Từ khi ra đời, Lanham Act đã có quy  định cho phép người đăng ký nhãn hiệu liên bang đạt được một chế độ đặc biệt gọi là “incontestable status” sau 5 năm kể từ ngày đăng ký với điều kiện sử dụng liên tục[8].  Chế độ này loại bỏ quyền phản đối của bên tranh chấp (nếu có) đối với hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký, ví dụ như phản đối rằng nhãn hiệu đăng ký chỉ thuần túy là mô tả, không sở hữu tính phân biệt, hoặc không có secondary meaning. Tuy nhiên, chế độ này vẫn chịu một số ngoại lệ. Một nhãn hiệu đạt được “incontestable status” vẫn có thể bị phản đối trong trường hợp nhãn hiệu trở thành “generic” qua nhiều năm sử dụng[9], hoặc nhãn hiệu bị bỏ không sử dụng.

3. Staturory law (tiểu bang)

Các vụ kiện liên quan đến trademark dựa vào common law được gọi là “trademark claim” ở một số tiểu bang. Trong khi ở vài bang khác trademark chưa đăng ký nằm dưới “unfair competition” hoặc “unfair trade practice.”[10]

Nếu nhãn hiệu chỉ sử dụng trong phạm vi tiểu bang, sẽ thích hợp hơn nếu chủ nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu ở bang đó, thay vì đăng ký liên bang. Chủ nhãn hiệu chỉ đăng ký nhãn hiệu theo luật liên bang nếu nhãn hiệu sử dụng trong interstate commerce. Chủ một nhãn hiệu chưa đăng ký chỉ có thể khởi kiện vi phạm nhãn hiệu bằng luật liên bang (section 43 (a) Lanham Act) nếu nhãn hiệu đó được sử dụng trong interstate commerce.

Mặc dù việc đăng ký nhãn hiệu cấp tiểu bang có phí tổn thấp, ví dụ phí đăng ký ở Illinois là $10[11], đăng ký nhãn hiệu cấp tiểu bang hầu như không phải là lựa chọn có lợi so với đăng ký cấp liên bang[12]. Case tranh chấp nhãn hiệu sau có thể là một ví dụ giải thích.

Case: Burger King

Năm 1957, tiệm thức ăn nhanh Burger King của gia đình Hoots bắt đầu hoạt động và đăng ký nhãn hiệu tiểu bang Illinois vào năm 1959. Lúc đó, tiệm của Hoots là Burger King duy nhất trên toàn bang Illinois. Khi đó, thương hiệu Burger King nổi tiếng hiện nay, bắt nguồn từ Florida, đã hoạt động được 6 năm (từ 1953). Năm 1958, Burger King Florida nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên bang và được cấp văn bằng năm 1961. Burger King từ Florida phát triển nhanh và xâm nhập vào thị trường bang Illinois. Cho đến năm 1967, Burger King Florida đã mở 50 nhà hàng trên toàn bang Illinois. Gia đình Hoots bắt đầu đưa vụ việc ra tòa án bang Illinois. Chuỗi Burger King Florida trả lời bằng một lawsuit liên bang[13]. Cuối cùng vụ kiện lên đến cấp phúc thẩm liên bang (7^th Circuit Court of Appeals). Ở đó, quyết định của tòa này đóng vai trò quan trọng trong việc diễn giải bộ luật Lanham Act về tranh chấp nhãn hiệu giữa đăng ký liên bang và tiểu bang.

Trong vụ này, gia đình Hoots là những người sử dụng đầu tiên nhãn hiệu Burger King ở Illinois và là người đăng ký nhãn hiệu đầu tiên ở tiểu bang Illinois.

Tòa phán rằng quyền sử dụng nhãn hiệu của Hoots chỉ giới hạn trong quyền common law từ việc sử dụng trước, trong phạm vi địa lý mà Burger King của Hoots hoạt động, với bán kính 20 dặm từ thị trấn Matoon nơi Hoots mở nhà hàng của mình.

Tòa cũng xác định rằng đăng ký liên bang mạnh hơn đăng ký tiểu bang. Do đó, trong trường hợp này, Hoots không thể xác định quyền ưu tiên của nhãn hiệu mình cho toàn bang Illinois, ngoại trừ phạm vi địa lý sử dụng như nêu trên.

Mặc dù Hoots đã sử dụng nhãn hiệu trước ở Illinois, đăng ký nhãn hiệu tiểu bang gần như là vô giá trị khi so với đăng ký cấp liên bang của chuỗi Burger King từ Florida.

VL 01-2015

---

[1] Lockridge, Lee. (2011), “Abolishing  State Trademark Registration”, Louisiana State University Law Center, trang 601.

[2] Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 US 403 (1916) (“Tea Rose” case) và United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 US 90 (1918).

[3] Jones, Traci. (1996), “Remedy Holes and Bottomless Rights: A Critique of the Intent-to-use System of Trademark Registration”, Law and Contemporary Problems, Vol. 59 No. 2, trang 160.

[4] 15 USC Section 1057 (c) (1994)

[5] 15 USC Section 1057 (c): “Application to register mark considered constructive use:

Contingent on the registration of a mark on the principal register provided by this chapter, the filing of the application to register such mark shall constitute constructive use of the mark, conferring a right of priority, nationwide in effect, on or in connection with the goods or services specified in the registration against any other person except for a person whose mark has not been abandoned and who, prior to such filing—

(1) has used the mark;

(2) has filed an application to register the mark which is pending or has resulted in registration of the mark; or

(3) has filed a foreign application to register the mark on the basis of which he or she has acquired a right of priority, and timely files an application under section 1126 (d) of this title to register the mark which is pending or has resulted in registration of the mark.”

[6] Jones trang 165.

[7] Lockridge, trang 608.

[8] Xem 15 USC section 1065 (1) – (3): Những yêu cầu cơ bản để hưởng “Incontestable status” ngoài việc sử dụng liên tục trong 5 năm còn bao gồm: nhãn hiệu không còn dính đến vụ kiện tụng nào (pending litigation) và không bị quyết định nào của tòa bất lợi với nhãn hiệu đăng ký.

[9] Ví dụ như  trường hợp thuốc Aspirin đã từng là nhãn hiệu của một sản phẩm thuốc cảm nổi tiếng, nhưng qua nhiều năm sử dụng đã trở thành tên gọi chung chỉ thuốc điều trị cảm cúm (generic).

[10] Lockridge, trang 602-603.

[11] Wattmire, “Should I File For a State or Federal Trademark Registration?”, 2014, http://www.waltmire.com/2014/02/11/file-state-federal-trademark-registration/

[12] Xem them Lockridge và Wattmire.

[13] Burger King of Fla., Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904. 7^th Cir. (1968)